18 октября 2025, 19:46
Печерский районный суд Киева удовлетворил иск итальянской компании Jacob Cohen Company S.P.A. о признании недействительным свидетельства на торговую марку, зарегистрированную на имя Антона Шухнина.
Ответчиками по делу также выступили литовская компания UAB "Domino grupe" и Украинский национальный офис интеллектуальной собственности и инноваций.
Классическая схема патентного троллинга
В мае 2018 года итальянская компания, известная производством премиальной одежды и обуви, подала иск о признании недействительным свидетельства Украины № 199402 от 25 мая 2015 года. Этот документ был выдан на имя Антона Шухнина по заявке от 26 июля 2012 года – через восемь лет после регистрации оригинального бренда Jacob Cohen.
Спорная торговая марка охватывала товары 16-го класса (бумага, канцелярские товары) и 25-го класса (одежда, обувь, головные уборы), а также услуги 35-го класса (реклама, розничная торговля одеждой и обувью) по Международной классификации товаров и услуг.
Попытка присвоить чужую репутацию
Истец утверждал, что спорная марка настолько похожа на их ранее зарегистрированные знаки по международным регистрациям № 844885А (от 13 августа 2004 года) и № 1026874 (от 21 декабря 2007 года), что вводит потребителей в заблуждение относительно производителя. Оба знака итальянской компании касаются одежды, обуви и головных уборов, что совпадает с частью товаров, заявленных Шухниным.
Ответчик пытался оправдаться, утверждая, что активно использует спорную марку в хозяйственной деятельности и она приобрела репутацию среди потребителей. Примечательно, что Шухнин ссылался на решение Соломенского районного суда от 23 июня 2016 года, которое позволило расширить перечень товаров и услуг по свидетельству – фактически легализовав паразитирование на чужом бренде.
Пять лет судебных тяжб
Рассмотрение дела длилось почти пять лет из-за его сложности и необходимости проведения экспертиз. В 2018 году суд запретил ответчикам вносить изменения в Государственный реестр свидетельств или передавать права на марку до завершения рассмотрения.
Две экспертизы в сфере интеллектуальной собственности, проводимые Киевским научно-исследовательским институтом судебных экспертиз, не были завершены из-за несоответствия запросов сторон и неоплаты ответчиком – характерная тактика затягивания процесса.
Суд учёл выводы двух частных экспертиз:
Заключение № 1214 от 3 августа 2018 года (эксперт О.Ф. Дорошенко) подтвердило сходство спорной марки со знаками Jacob Cohen для товаров 25-го класса и части услуг 35-го класса, в частности розничной торговли одеждой и обувью. Также она была признана вводящей в заблуждение относительно производителя.
Заключение № 149 от 28 августа 2019 года (эксперт Б.В. Жила), заказанное самим Шухниным, частично подтвердило сходство, но отрицало введение в заблуждение. Суд признал это заключение противоречивым и менее достоверным.
Вердикт: марка-паразит признана недействительной
Судья Роман Козлов, оценив доказательства, пришёл к выводу, что спорная марка не соответствует условиям правовой охраны. Согласно статье 6 Закона Украины "Об охране прав на знаки для товаров и услуг", обозначения, настолько схожие, что их можно спутать с ранее зарегистрированными знаками, не могут быть зарегистрированы.
Суд установил, что торговые марки итальянской компании (зарегистрированные в 2004 и 2007 годах) имеют приоритет над маркой, зарегистрированной в 2012 году, а их сходство создает риск введения потребителей в заблуждение.
Итог
Грамотная юридическая работа представителей Jacob Cohen позволила пресечь попытку недобросовестного использования репутации итальянского бренда. Решение суда – важный прецедент в борьбе с патентным троллингом в Украине.
Решение суда вступает в законную силу после окончания срока на апелляционное обжалование или после рассмотрения апелляционной жалобы, если таковая будет подана.